日経BP知財Awareness - 特許権の無効判断において審決取消訴訟と侵害訴訟が果たすべき役割

特許権の無効判断において審決取消訴訟と侵害訴訟が果たすべき役割
早稲田大学大学院法務研究科教授，高林龍氏が指摘

［2006/06/01］

早稲田大学知的財産法制研究センター（RCLIP）センター長で大学院法務研究科教授の高林龍氏

　近年，特許法104条の３の導入や知的財産高等裁判所（知財高裁）の権限強化に伴い特許庁の審決に対する取消訴訟と，特許権侵害訴訟の関係性，いわゆる「ダブルトラック」に注目が集まっている。こうした現状について，早稲田大学知的財産法制研究センター（RCLIP）センター長で大学院法務研究科教授の高林龍氏は，「手足を縛られた審決取消訴訟と自由な特許侵害訴訟」という構図の存在を指摘し，従来の判例や実務に即した両者のあるべき姿を提示した。本記事は，2006年１月31日に開催されたRCLIP研究会における，同氏の発表の要約である。

（まとめは河井貴之＝日経BP 知財Awareness編集）

手足を縛られた審決取消訴訟と自由な特許侵害訴訟
　2004年に特許法104条の３（無効の抗弁）が導入されて以来，特許の無効判断に関しては，「手足を縛られた審決取消訴訟と自由な侵害訴訟」という構図が成立した感がある（関連記事）。特許庁による審決について，特許権者あるいは第三者が異議を唱え裁判所に取り消しを求める審決取消訴訟（現制度下では知的財産高等裁判所が判断）は，1976年の「メリヤス編機事件」（最大判昭51･3･10民集30･2･79，編注１）と1999年の「大径角形鋼管製造方法事件」（最3判平11･3･9民集53･3･303，編注２）の判決が示すように，その審理範囲が限定されている。
　一方で，特許権の侵害訴訟に関しては，2005年の「一太郎事件」（知財高裁大合議平17･9･30判時1904･47）において，侵害訴訟の控訴審（知財高裁）が，１審では審理対象ではなかった新たな公知例を用いて特許法104条の３に基づき原告の訴えを棄却した（関連記事）。
　こうした状況について，早急に検討するべき２つの要素が存在する。
　第１は，審決取消訴訟における審理範囲の制限についての妥当性である。
　第２は，特許法104条の３に関して，米国特許法282条との比較における，制度の意義上の異同である。米国は無効審判制度がなく，特許権侵害訴訟において権利無効が判断の「主戦場」である。こうした状況と，日本の特許法104条の３を「同じ制度として理解してよいのか」という疑問が生じる。加えて，「新たな権利の生成ないしは変更を認めるべき場所や部分はどこか」を中心に，特許権侵害訴訟における特許法104条の３の適用場面・範囲を検討する必要がある（関連記事）。


		編注１：【メリヤス編機事件】　この訴訟では「審決取消訴訟においては，特許庁で審理されなかった無効要因を主張することはできない」とする判例が出た。編注２：【大径角形鋼管製造方法事件】　メリヤス編機事件の判決を引用し，「特許請求の範囲が訂正審判により訂正された場合には，審判において審理判断されなかった引用例との関係の無効理由を審理しなければ訂正後の発明の無効原因について判断できないから，審理判断をするためには，審決を取り消して特許庁における審判手続によってこれを審理判断すべきである」とした。

審決取消訴訟の拘束力の範囲をどのように考えるべきか
　審決取消訴訟における無効判断について考える上では，まず，「メリヤス編機事件」の（最高裁）大法廷判決が意図した「射程範囲」とその合理性を検証し，審決取消訴訟において取り扱うべき審理範囲を明確にする必要がある。この際，進歩性に関する無効判断に関しては，実状を考慮しつつ，1992年の最高裁による「高速旋回バレル研磨法事件」（最3判平4･4･28民集46･4･245，編注３）の判決との関係を検討する必要がある。


		編注３：【高速旋回バレル研磨法事件】「当該引用例から特許発明が容易推考であるとした審決を容易推考であるとはいえないとして取り消す判決が確定した場合には，その後に再開される審判手続では，当該引用例から右特許発明が容易推考であるとする再度の当事者の主張や審決が封じられ，当該引用例に関する判断には終止符が打たれることになる」旨が示された判決（高林氏による判例解説を要約）。

　具体的には，メリヤス編機事件の判決が示した「審決取消訴訟で審理（主張）できない『新たな』引用例」と，高速旋回バレル研磨法事件の判決提示した「再開された審判手続で提出（主張）が許される『別の』引用例」との相互の関係性を顧慮するべきである。そして，「引用例を単に補強するだけ」の証拠は，「新たな」引用例には該当せず，これを審決取消訴訟の場面で審理（主張）することはできる，と解するべきである。ただし，審理範囲の制限は，審決取消訴訟の場面では明細書の訂正（補正）の機会がないことと関連していることも忘れてはならない。
　別途訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨については，大径角形鋼管製造方法事件判決で示された「射程範囲」を確認すべきだ。この点については，現時点で主に４つの立場がありえる（表１）。このうちでは，Ⅰ説は弊害が多く，また現行法上は　IV説の採用は困難であるから，II説あるいはIII説が妥当というべきだろう。

表１：訂正審決が別途確定した場合における審決取消訴訟の位置付け

I説	一律に審決取消とする説。
II説	権利を生き延びさせるための真の訂正と時間稼ぎのための似非訂正とを峻別する説。
III説	真の意味で特許の実態を減縮する訂正審決が確定した場合であっても，（ａ）当該引用例からの無効事由を除去するための訂正が認められたもの，あるいは（ｂ）当該引用例からの無効事由の存否の判断に係らない訂正が認められたものについては，審決取消訴訟で審理を続行して良いとする説。
IV説	III説よりも広く，真の意味で特許の実態を減縮する訂正審決が確定した場合であっても，裁判所の裁量によって，審決取消訴訟で審理を続行して良いとする説。

出所：髙林氏の配布資料より抜粋。

特許権侵害訴訟における無効判断と審決の関係性
　特許権侵害訴訟における無効判断を検討する上では，まず「キルビー事件」判決（最3判平12･4･11民集54･4･1368，編注４）の意義に立ち返る必要がある。（１）同判決の趣旨は米国特許法における「無効の抗弁」と異なること，（２）キルビー事件における「明白性の要件」と特許法104条の3が規定する「審判で無効にされるべき場合」とは文言上は異なっているが，その趣旨は共通すると考えるべきである（編注５）。


		編注４：【キルビー事件】　富士通と米Texas Instruments Inc.（TI）が特許権侵害による損害賠償請求権について争った訴訟。2000年，最高裁は「TIの特許は無効になる可能性が極めて高く，そのような特許権に基づき第三者に対して権利行使することは権利の濫用で許されない」との判決を下した（無効の抗弁の容認）。編注５：　2004年の特許法改正では，第104条の３において，「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において，当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，特許権者又は専用実施権者は，相手方に対しその権利を行使することができない」（第１項），「前項の規定による攻撃又は防御の方法については，これが審理を不当に遅延させることを目的として，提出されたものと認められるときは，裁判所は，申立により又は職権で，却下の決定をすることができる」（第２項）とされた。

　次に，特許権侵害訴訟と審決の相関性について，表２に示す。特許侵害訴訟の判決が確定した後に特許庁における無効審決や訂正審決が確定した場合において，問題が生じない場合は（３）のみである。他のパターンでは，いずれも確定判決の効力が問題となりえる。特に（５）は，無効審判請求の不成立審決の確定は特許権侵害訴訟の再審事由には該当しないが，特許権者に回復し難い損害を及ぼすという点において，いっそう深刻である（関連記事）。（２）や（４）のパターンに関しては，判決理由として審決の訂正の可否を先回りして判断している場合であれば，手続きを簡略化できる可能性がある。
　特許権侵害訴訟と審決の相関においては，「訴訟において，審判手続と同様の立場で無効判断に踏み込んでいくことによって，最終的に安定的かつ妥当な解決が図れるか否か」が問題点である。これについては，権利の発生や変更の処理は，行政庁である特許庁の責任範囲だという原則を改めて確認すべきであろう。

表２：侵害訴訟の判決と審決の組み合わせパターン

（１）請求認容判決確定後に無効審決が確定	再　審
（２）請求認容判決確定後に訂正審決が確定	？
（３）請求棄却判決確定後に無効審決が確定	問題なし
（４）請求棄却判決確定後に訂正審決が確定	？
（５）請求棄却判決後に権利無効審判請求不成立審決が確定	影響なし

出所：髙林氏の配布資料より抜粋。

無効判断において審決取消訴訟と特許権侵害訴訟が今後に果たすべき役割
　以上の論点を考慮すると，第１に，（ａ）権利を維持するための正当な特許請求の範囲を減縮する訂正と（ｂ）手続きの遅延を目的とした瑣末な事項のみの訂正，この峻別が必要である。第２に，公知技術を参酌したクレームの限定解釈や公知技術の抗弁などの手法の復権が必要である。これらの課題の解決が，無意味な訴訟の「蒸し返し」を阻止し，紛争の１回解決に寄与することになる。
　結論として，特許権の無効判断において審決取消訴訟と侵害訴訟が果たすべき役割とは，「権利無効判断に，より積極的に踏み込んでいくべき審決取消訴訟」と，「権利無効判断に踏み込んでいくことに，より慎重になるべき侵害訴訟」というそれぞれの理想型が想定できよう。


		【編集部よりお知らせ】本講義については，より詳細な抄録がRCLIPニュースレター第８号にて掲載されていますので，ご参照ください（関連ページ）。